Verlag C. H. Beck ärgert sich dunkelschwarzorange

Über diese Entscheidung wird sich der C. H. Beck-Verlag bestimmt “dunkelschwarzorange” ärgern. Mit Beschluss vom 22.07.2021, Az. 1 ZB 16/20, hob der Bundesgerichtshof (BGH) nämlich den Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts (BPatG), Az. 29 W (pat) 24/17, auf und wies den Vorgang zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurück.

Worum ging es?

Die Farbmarke “Orange” wurde 2008 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) eingetragen, weil der Anmelder die Verkehrsdurchsetzung kraft Benutzung und Bekanntheit innerhalb der beteiligten Verkehrskreise nachweisen konnte. Insbesondere wird diese Farbe vom Verlag für die juristische Zeitschrift “NJW” verwendet.

Um die Frage der Verkehrsdurchsetzung und seines Nachweises ging es nun im Löschungsverfahren, wobei offensichtlich unstreitig war/ist, dass Zweifel bestehen, ob diese Verkehrsdurchsetzung vom C. H. Beck Verlag nun nachgewiesen wurde oder nicht.

Das BPatG stand auf dem Standpunkt, dass diese Zweifel zu Lasten des Löschungsantragstellers gehen sollten.

“Selbst wenn das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt nicht amtsbekannt wäre, käme aber eine Löschung der Marke nicht in Betracht. Im Löschungsverfahren komme es nicht darauf an, ob die Eintragung der Marke fehlerhaft erfolgt sei, sondern ob tatsächlich im Zeitpunkt der Anmeldung Schutzhindernisse vorgelegen hätten. Lasse sich im Nachhinein nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit aufklären, ob ein Schutzhindernis im Anmeldezeitpunkt vorgelegen habe, gingen nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers, d. h. der Antragsteller trage für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm – im vorliegenden Fall also das Fehlen von Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt – die Feststellungslast. Die Antragstellerin habe aber nicht einmal ansatzweise substantiiert Umstände dargelegt, geschweige denn Nachweise erbracht, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht vorlegen hätten.”

Der BGH urteilte nun genau anders herum und entschied, dass diese Zweifel zu Lasten des Markenanmelders gehen und dieser im Löschungsverfahren zweifelsfrei nachweisen müsse, dass die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung bestand. Diesbezüglich heißt es in der Entscheidung wie folgt:

“(6) Nichts anderes kann für die Frage gelten, wer im Anmeldeverfahren oder im Löschungsverfahren die Feststellungslast dafür trägt, dass sich das in Rede stehende Zeichen im Verkehr infolge Benutzung durchgesetzt hat. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass der Markenanmelder die Tatsache nachzuweisen hat, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben hat, weil es sich dabei sowohl im Rahmen eines Anmeldeverfahrens als auch im Rahmen eines Löschungsverfahrens um eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen handelt. Der Inhaber der streitigen Marke ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie der für sie betriebene Werbeaufwand (…).”

„Für das weitere Verfahren, in dem das Bundespatentgericht erneut zu prüfen haben wird, ob sich die Farbe “Orange” im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat, weist der Senat auf Folgendes hin: Das Bundespatentgericht wird der Markeninhaberin im Hinblick auf die geänderte Rechtsprechung des Senats zur Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung Gelegenheit zu geben haben, hierzu ergänzend vorzutragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen. Übersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Entscheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Farbmarke auszugehen (…).“

Nun ja, aus Sicht des C. H. Beck-Verlags ist diese Entscheidung natürlich ärgerlich.

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