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„a) Nach § 5 Abs. 3 MarkenG sind Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Im Ansatz zutreffend hat das Deutsche Patentund Markenamt darauf hingewiesen, dass dieser Regelung ein eigener kennzeichenrechtlicher Werkbegriff zugrunde liegt, für den es nicht auf die Urheberrechtsfähigkeit nach den Bestimmungen des UrhG ankommt (..). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind Werke i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG alle immateriellen Arbeitsergebnisse, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig sind (…). Maßgeblich hierfür ist, ob im Geschäftsverkehr das Bedürfnis besteht, die gekennzeichnete geistige Leistung von anderen geistigen Leistungen zu unterscheiden. Das ist der Fall, wenn Produkte gerade nach ihrem geistigen Inhalt voneinander unterschieden werden und das Publikum daher ein Interesse daran hat, die Unterscheidung mit Hilfe des Titels auf einfache und verlässliche Art zu vollziehen. Nach ihrem geistigen Inhalt unterscheidet der Verkehr aber nur solche Produkte, bei denen gerade die geistige Leistung in der Wahrnehmung im Vordergrund steht (…). Danach kann neben den im Gesetz ausdrücklich genannten Werkformen auch ein Design Werk i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG sein, sofern sich das entsprechend gestaltete Produkt gerade auf einer geistigen Leistung beruht, deren Wahrnehmung im Vordergrund steht. Ein solches Werk liegt jedenfalls bei einem Design i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG vor. Ein solches Design enthalten die von der Beschwerdeführerin vertriebenen T-Shirts, bei denen es sich um Erzeugnisse i.S.d. § 1 Nr. 2 DesignG handelt. Zwar ist ein handelsübliches T-Shirt selbst keine designfähige dreidimensionale Erscheinungsform i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG, da diese weder neu noch eigenartig i.S.d. § 2 DesignG ist und damit kennzeichenrechtlich nicht auf einer geistigen Schöpfung beruht. Allerdings stellt das auf der Vorderseite der T-Shirts abgebildete, mehr oder weniger aufwändig gestaltete Bild eine zweidimensionale Erscheinungsform des Erzeugnisses „T-Shirt“ vor, weil es sich hierbei um eine designfähige Verzierung i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG handelt (…), die als Ergebnis einer geistigen Schöpfung anzusehen ist. Wegen ihres bildlichen Charakters handelt es sich bei dieser Verzierung der von der Beschwerdeführerin vertriebenen T-Shirts mithin kennzeichenrechtlich um ein vergleichbares Werk i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG (…). Dabei liegt es auch nahe, die im Bild enthaltene aus den Wörtern „THE GOOD“, „THE BAD“ und „AND THE WHITE“ zusammengesetzte Wortfolge als Titel dieses Bildes und damit als Werktitel i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG aufzufassen. Denn es ist üblich, dass zur Bezeichnung von Bildern Teile des Bildes – insbesondere Wortteile – aufgegriffen und dieses hiermit schlagwortartig bezeichnet werden. Dass die Beschwerdeführerin diesen Werktitel auch produktkennzeichnend für die von ihr angebotenen T-Shirts verwendet, steht der Annahme eines Werktitels nicht entgegen. Denn Werktitel und Herkunftsbezeichnungen sind keine sich gegenseitig ausschließende Kennzeichnungsformen, sondern dienen jeweils unterschiedlichen Zwecken, weswegen ein Werktitel zugleich auch als Marke geschützt sein kann (…).
b) Dieser Werktitel verfügt auch über die erforderliche Unterscheidungskraft. Diese liegt vor, wenn der Titel geeignet ist, das Werk als solches zu individualisieren und von einem anderen zu unterscheiden (…). Sie fehlt, wenn sich der Titel nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung erschöpft (…).
Dies ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil die übrigen Bestandteile des Aufdrucks, nämlich die bildliche Darstellung der Köpfe von drei Menschen und die Anordnung der einzelnen Bildbestandteile, mit der Wortfolge „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“ nicht erschöpfend beschrieben werden können.
c) Dass der Werktitel benutzt wurde, steht aufgrund des nachgewiesenen und von den Beschwerdegegnern nicht bestrittenen Angebots auf amazon.de außer Frage. Auch dass die Benutzung bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke vorlag, also gegenüber dieser prioritätsälter ist, ist offensichtlich. Ob die Beschwerdegegner ihrerseits bereits vor der Beschwerdeführerin den Werktitel benutzten, spielt für die Benutzung des Werktitels keine Rolle. Bedeutsam wäre dies
allenfalls für die Frage, inwieweit die Beschwerdeführerin zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 15 MarkenG berechtigt ist, was allerdings – wie gleich auszuführen sein wird – hier dahinstehen kann.“

BPatG, Beschl. v. 27.12.2019, Az. 27 W (pat) 25/18 – THE GOOD THE BAD AND THE WHITE