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Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) sind die Kosten eines außergerichtlich im Rahmen einer Abmahnung tätigen Patentanwalts neben denen eines außergerichtlich im Rahmen einer Abmahnung tätigen Rechtsanwalts im Einzelfall nur dann zusätzlich erstattungsfähig, wenn dessen Mitwirkung im Einzelfall erforderlich ist, was nur dann der Fall ist, wenn seine Tätigkeit „zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts“ gehört (BGH, Urt. v. 24.02.2011, Az. I ZR 181/09 – Kosten des Patentanwalts II). Im Leitsatz dieser Entscheidung heißt es wie folgt:

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.