SOFT ICE GUMS vs. Ice-Gums
Nach Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG) sind die Wortmarken
und
im Bereich einiger in Klasse 30 genannter Waren nicht verwechselbar ähnlich (BPatG, Beschl. v. 21.01.2010, Az. 25 W (pat) 29/09 – SOFT ICE GUMS/Ice-Gums)
In der Entscheidung heißt es zur „selbständig kennzeichenden Stellung eines nicht prägenden Bestandteils“ auszugsweise wie folgt:
„Eine Verwechslungsgefahr ergibt sich auch nicht daraus, dass den Wortbestandteilen „ICE GUMS“ innerhalb des Widerspruchszeichens (Anmerkung: SOFT ICE GUMS) ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche jedenfalls eine zur Verwechslungsgefahr führende selbständig kennzeichende Stellung zukommt, wie die Widersprechende unter Hinweis auf die Entscheidung des BGH „Schuhpark“ (..) meint.
Nach der Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH ist es zwar nicht ausgeschlossen, dass ein älteres Zeichen (Anmerkung: SOFT ICE GUMS), das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (…). Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines nicht prägenden Bestandteils stellt sich jedoch nur im Hinblick auf eine jüngere Marke (Anmerkung: Ice-Gums), die eine ältere Marke (Anmerkung: SOFT ICE GUMS) in sich aufgenommen hat. Diese Fallgestaltung lag auch der von der Widersprechenden genannten BGH-Entscheidung „Schuhpark“ zugrunde. Im umgekehrten und hier maßgeblichen Fall des Vorgehens aus einer älteren Kombinationsmarke (Anmerkung: SOFT ICE GUMS), die nur einzelne mit der jüngeren Marke übereinstimmende Bestandteile aufweist, kann dieser Maßstab jedoch nicht angewendet werden, so dass auch die BGH-Entscheidung „Schuhpark“ von vornherein nicht auf die vorliegende Fallgestaltung anwendbar ist. Es ist nicht möglich, eine Verwechslungsgefahr nur deshalb zu bejahen, weil die jüngere Marke in (Anmerkung: Ice-Gums) irgendeiner Hinsicht mit einem nicht prägenden, sondern allenfalls selbständig kennzeichnenden Bestandteil der älteren Marke (Anmerkung: SOFT ICE GUMS) übereinstimmt. Das würde, wie der BGH ausdrücklich ausgesprochen hat, auf einen unzulässigen Elementenschutz hinauslaufen (…). Insoweit bleibt es also dabei, dass nicht prägende Bestandteile keine Verwechslungsgefahr begründen können (…).
In der vorliegenden Verbindung mit dem beschreibenden Begriff „SOFT“ liegt zudem der Gedanke an eine selbständige kennzeichnende Funktion der ebenfalls warenbeschreibenden und damit kennzeichnungsschwachen Wortfolge „ICE GUMS“ fern, da die einzelnen Wortbestandteile der Widerspruchsmarke sich in ihrer Gesamtheit zu einer warenbeschreibenden Aussage verbinden. Zwar steht der selbständigen kennzeichnenden Stellung eines Zeichenbestandteils dessen Kennzeichnungsschwäche im Grundsatz nicht entgegen (…); allerdings müssen weitere besondere Umstände hinzutreten, die den Bestandteil als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen. Dies kann z. B. bei einer Kombination mit einem bekannten Unternehmenskennzeichen, einem Serienzeichen oder einer sonst bekannten Marke der Fall sein (…), woran es aber vorliegend erkennbar fehlt. Von diesen Grundsätzen ist der BGH entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht in der zitierten Entscheidung „Schuhpark“ abgewichen. Denn in dieser Entscheidung hat der BGH die vorinstanzliche Entscheidung lediglich wegen der unterbliebenen Prüfung einer möglichen selbständig kennzeichnenden Stellung des mit der älteren Wortmarke übereinstimmenden Wortbestandteils „Schuhpark“ innerhalb des jüngeren Kombinationszeichen aufgehoben und zurückverwiesen (…); keineswegs hat er festgestellt – wie die Widersprechende meint -, dass einzelnen Zeichenbestandteilen unabhängig von ihrer Kennzeichnungskraft grundsätzlich eine selbständig kennzeichnende und ggf. kollisionsbegründende Stellung innerhalb eines Kombinationszeichens zuerkannt werden müsse.“
