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Wer die Markenrechte eines Markeninhabers verletzt, kann von diesem auf Unterlassung und/oder Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Dies geschieht außergerichtlich durch eine sog. "Abmahnung".

Ist diese berechtigt, muss der Abgemahnte, soweit die Abmahnung von einem Rechtsanwalt veranlasst wird, dem Abmahnenden die Aufwendungen erstatten, die dieser für den besagten Rechtsanwalt hat zahlen müssen. Rechtsgrundlage hierfür sind §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB.

Umstritten ist, ob der Abgemahnte die Erstattung sowohl der angefallenen Rechts- als auch der zusätzlich anfallenden Patentanwaltsgebühren schuldet, wenn ein markenrechtlich unkundiger Rechtsanwalt einen markenrechtlich kundigen Patentanwalt hinzugezogen hat.

Nach Auffassung des LG Mannheim, Urt. v. 24.03.2009, Az. 2 O 62/08, hat der Abgemahnte dem Abmahnenden die Aufwendungen zu erstatten, die der Gläubiger „für erforderlich“ halten durfte. Ob Aufwendungen erforderlich sind, bestimme sich nach den Verhältnissen des jeweiligen Gläubigers. Ein Unternehmen könne grundsätzlich die für eine Abmahnung entstandenen Anwaltskosten ersetzt verlangen. Die Kosten für die Beauftragung eines Patentanwalts im Rahmen der außergerichtlichen Verfolgung von Markenrechtsverstößen sei aber nicht ohne weiteres in jedem Fall zu ersetzen. Sowohl Rechtsanwaltskosten als auch zusätzlich angefallene Patentanwaltskosten seien, so das Gericht, nur dann erstattungsfähig, wenn der Gläubiger diese Aufwendungen für erforderlich halten durfte. In der Regel werde dies sowohl für die Rechtsanwalts- als auch zusätzliche Patentanwaltskosten der Fall sein.

Problematisch war weiter, ob eine Markenverletzung bereits dann vorliegt, wenn die Marke nicht für Waren und Dienstleistungen sondern nur als Firma benutzt wird.

Dies verneinte das Landgericht.

Der Kläger hätte insoweit keine Benutzungshandlung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dargelegt. Eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der MarkenRL sei nicht gegeben, wenn ein Kennzeichen rein firmenmäßig, also nur für die Bezeichnung eines Geschäfts verwendet werde. Zwar könne gestützt auf eine Marke ein Gebrauch des Kennzeichens untersagt werden, der neben der firmenmäßigen Benutzung zugleich eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen darstellen würde. Dies sei der Fall, wenn im Rahmen der Verwendung des Kennzeichens eine Verbindung zwischen dem firmenmäßig genutzten Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt werde. Eine solche Verbindung zu einzelnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen könne etwa auch in einem Katalog oder im Rahmen eines Internetauftritts geschaffen werden. Vorliegend sei jedoch nicht ersichtlich, dass der Beklagte bei der Benutzung des Kennzeichens „…“ zur Bezeichnung seines Unternehmens zugleich eine Verbindung zu den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt habe. Der streitgegenständliche Textauszug aus der Werbung des Beklagten beschreibe unter Anwendung dieses Kennzeichens vielmehr Eingangs den Gegenstand des Unternehmens. Erst in einem offenbar hiervon getrennten Textabschnitt seien die Dienstleistungen des Unternehmens beworben worden. Die Klägerin habe nicht weiter vorgetragen, welche konkrete Verbindung zwischen dem allein auf das Unternehmen bezogenen ersten und dem auf Dienstleistungen bezogenen zweiten Textabschnitt bestehen sollte. Vielmehr seien die genannten Abschnitte in dem von ihr wiedergegebenen Textauszug durch die Zeichen „…“ voneinander getrennt gewesen. Die Kammer vermochte daher einen die rein firmenmäßige Benutzung ausschließen Zusammenhang zwischen Kennzeichenbenutzung und Dienstleistungsangebot nicht festzustellen.